商標侵權 – 使用行為
在上月，曾鬧得滿城風雨的侵犯LV註冊商標事件平靜了下來。在該事件中，涉案的侵權人有否侵犯註冊商標權呢？讓我們剖析該案件來解答這個問題。
Tag: 侵權
知識產權: 英國連鎖店停止採購 – 銷售侵權產品
知識產權: 英國連鎖店停止採購 – 銷售侵權產品
「承諾書」、「承諾契」與「禁制令」
承諾書――承諾契――禁制令 本文章由 江炳滔律師事務所 提供 在收到知識產權擁有人（「IP擁有人」）的警告信和／或告票後，多數的收信人和／或被告人均會停止銷售侵權產品。為避免IP擁有人起訴，收信侵權人會傾向承諾以下： 「收信侵權人以後不再銷售侵權產品」暫且放下IP擁有人其他的訴求（如披露供應者身份、送達IP擁有人餘下的侵權貨品和賠償等等……），IP擁有人有以下三種方法來處理收信人和／或被告人的承諾： 1. 承諾書（即「Letter of Undertaking」） 2. 承諾契（即「Deed of Undertaking」） 3. 禁制令（即「Injunction Orders」） 筆者會從承諾書入手，並分析每種方法可為IP擁有人帶來的不同程度的保護。 承諾書 若果承諾書並沒有代價「（即Consideration）（代價通常是指IP擁有人放棄追討侵權人有關侵權活動的權利）」，承諾書就不具有法律約束力。換言之，即使侵權人書面承諾以後不再銷售侵權產品，日后 若果侵權人違反該承諾，IP擁有人也沒有「額外」的權利來起訴侵權人。要使承諾書具有法律約束力，IP擁有人必須要付出「代價」。 承諾契 其次是承諾契（即Deed of Undertaking）。所謂「契」指的是經過指定的法律程式製作的文件。 根據香港法例，一份契約，即使沒有「代價」的存在，亦具有法律約束力。換言之，只需要承諾是於承諾契下簽署，即使IP擁有人不付出「代價」，承諾契一樣具約束力。對IP擁有人而言，承諾契當 然會比承諾書要好。 違反承諾 假若侵權人違反一份具法律約束力的承諾書或承諾契，IP擁有人可向法庭提出起訴並要求侵權人執行承諾。若果法庭接受，承諾書或承諾契中的承諾將會變成法庭命令。承諾變成法庭命令，侵權人便需 要執行，否則IP擁有人可向法庭申請蔑視法庭命令來對付侵權人。 禁制令 至於禁制令則已經是法庭的命令。若果侵權人違反該禁制令，IP擁有人可透過Rules of High Court Order 52 向法庭申請「蔑視法庭命令」和/或「物業扣押令」來對付违反命令的侵權人。若果侵權人被 裁定蔑視法庭，除罰款外，侵權人或需監禁。 透過禁制令来對付侵權人比承諾書和承諾契更直接。當然，承諾書和承諾契較易為侵權人所接受和簽署。至於IP擁有人應否堅持禁制令或退而求其次接受侵權人的承諾書或承諾契，則視乎IP擁有人的情況和需要。因禁制令效果比承諾書和承諾契好得多，若果IP擁有人需要增強打假聲譽，便需堅持禁制令。
寬厚對待侵權人 = 殘忍對待自己和客戶！
本文章由 江炳滔律師事務所 提供 一般而言，侵權人會從小規模侵權活動起步，然後在知識產權擁有人（「IP擁有人」）不知情或漠視侵權活動的情況下，慢慢擴闊至其他對象，甚至是IP擁有人的客戶。 有些IP擁有人即使知道侵權人和侵權活動的存在也不太理會。 這是因為侵權人和侵權活動暂时沒有直接影響到IP擁有人的正版產品的市場。以下的侵權人往往能得到IP擁有人的漠視和眷顧： 1. 侵權人處於一个IP擁有人沒有知識產權權利的國家／地方，打假較難執行 2. 侵權人只是一細小的貿易公司或單一的（而不是連鎖店式的）門市公司 3. IP擁有人只是牢牢掌握某些大客戶來銷售正版產品，无视侵權人小規模的侵權活動 要嚴謹地執行打假活動來對付上述三類侵權人或會消耗IP擁有人的精力、勞力和金錢。因此，IP擁有人亦不願投入太多的資源來對付上述的侵權人。這狹義的決定是很容易理解的。 從下文，筆者想帶出一個鐵一般的事實來阐明漠視侵權活動所帶來的嚴重後果： 「在IP擁有人不積極採取打假行動來終止小規模的侵權活動下，生產侵權產品的生產商便能獲得固定的利潤來進一步發展侵權產品。侵權生產商（透過貿易公司）繼而會把侵權產品進一步 推銷給大型的連鎖店。慢慢地，越來越多的大、中、小貿易公司和連鎖店會參與到轉售和銷售侵權產品中。侵權情況將會進一步惡化。更會有一些「醒目」的貿易公司會和另一製造商另行開發 侵權產品的第二版。若不加以制止，「正版產品」、「侵權產品」和「侵權產品的第二版」均會在自由市場競爭下一併消失。」 每年，筆者均會遇到類似這樣的案情，只是每個案情都有各自不同的階段變化而已。以積極的態度和以處之泰然的態度來看待侵權活動的IP擁有人都存在。對積極參與打假活動的IP擁有人，筆者總結 了他們的得著： 1. 在IP擁有人進行初级的打假行動後，侵權人參與侵權活動的數量快速減少。 2. 在進行積極打假活動後，多數曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商會陸陸續續（表面上和／或實質上）停止轉售和銷售侵權產品。 3. 在IP擁有人在根源上起訴生產侵權產品的生產商，並把起訴的事實和成功起訴的結果公告市場之後，曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商（表面上）接近絕跡。但這並不等於打假的終點。 4. 有些強橫的生產商看見IP擁有人積極採取打假行動來終止貿易商和零售商銷售侵權產品，就把侵權產品進行改造繼而製作出侵權產品第二版。其目的是想透過侵權產品第二版讓貿易公司和零售商繼續銷售其生產的產品。這時，IP擁有人便需「進一步行動」。 5. 所謂「進一步行動」，是指IP擁有人首先要查證侵權產品第二版是否仍然觸犯IP擁有人的知識產權，若果生產商「未夠班」和侵權產品第二版仍屬侵權，IP擁有人便需要借此機會把侵權產品和侵權產品第二版的市場徹底殲滅。IP擁有人這一輪進攻的主要是殲滅侵權生產商的誠信，使得曾向侵權生產商購買過侵權產品或接觸过侵權產品第二版的貿易公司和零售公司終止接貨。 雖然IP擁有人可透過積極和準確的打假行動來打擊侵權活動，甚至是殲滅侵權活動，但他仍需在正版產品的基礎上不斷研究從而制作出正版產品第二版來與其他競爭對手競爭。據經驗，所謂的競爭對 手其實包括上述能從侵權產品中演變出侵權產品第二版（而又不觸犯正版產品的知識產權）的侵權人，他們或會成為IP擁有人的頭號競爭對手。
侵權的誘因──從誘因出發
本文章由 江炳滔律師事務所 提供 侵權的誘因是「利潤」。從製造到銷售侵權產品的過程中，製造商（「製造商」）、貿易公司（「貿易商」）和零售公司（「零售商」）三者相比較，製造商所獲得的利潤最多，而零售商所獲得的利潤最少。利潤多寡與參與者數目成反比，參與者數目越少，利潤越多，參與者數目越多，利潤越少。所以，貿易公司往往會比製造商多，比零售商少。 若果知識產權擁有人（「IP人」）選擇從源頭入手來終止侵權產品流出市場而打擊製造商，他需要花較多的時間和資源來對付製造商才可。這是因為製造商的利潤大之所至，固而，製造商會千方百計地不斷侵權。 有時在一連串打假活動後，製造商和／或其幕後主腦仍能避開IP人的追查而未被偵緝，他們甚至會找來「替死鬼」頂罪。在除笨有精的想法下，製造商有足夠誘因繼續與IP人角力。即使被偵緝入罪，幕後主腦仍會再另起爐灶，以另一方法繼續生產侵權產品。因此，從源頭入手打擊侵權活動結果頗多不明朗。 因為零售商在整個侵權產品銷售過程中獲得的利潤最少，我們不妨從零售商這個角度來看侵權活動。若果零售商是一間小規模門市，但銷售的產品數以百類，當它接獲IP人的警告信時，它們多數會傾向於「多一事，不如少一事」的態度來處理侵權警告，因此即時終止銷售侵權產品的機會相當高。若果侵權的聲討屬於侵犯註冊商標和／或侵犯版權，因侵犯註冊商標和／或侵犯版權若定罪的話會牽涉上刑事責任，所以在接獲這類警告信後，他們亦會提高警惕，不僅即時停止銷售手上的侵權產品，甚至以後都不敢銷售侵權產品。 貿易商亦是侵權活動的主要角色之一。在現實生活中，他們的利潤和數目皆介乎製造商和零售商之間。若果IP人能制止貿易商向生產商購買侵權產品，侵權產品流向市場繼而銷售的機會也大幅下降。通常貿易商會以「有根有莖」的模式經營，IP人應以警告信和民事訴訟的組合來打擊貿易商。只要IP人能在出擊前查清貿易商的基本實力，並在起訴時把貿易商的負責人一併起訴，多數的貿易商也會在接獲警告信和／或告票後盡早與IP人和解。當然，IP人需要在起訴前確保有足夠證據和／或訴訟理據來起訴貿易商才可。 雖然銷售侵權產品的零售商數目遠比貿易商和製造商多，但IP人較能掌握打擊零售商的成效，相比打擊貿易商和製造商，IP人用的時間和資源也相對較少。 在打擊侵權活動時，IP人應把打假行為告知市場。有一部分的IP擁有人更以「嚴正聲明」的形式在報紙刊登對某某貿易商和／或零售商提出起訴的事實。然後再把該「嚴正聲明」廣泛發給客戶和其他侵權人和市場參與者。這樣更有助於減少向製造商購買侵權產品的參與者數目。 要做到有效率的打假效果，IP人應以侵權人所獲得的「利潤」為出發點，然後制定一套適合自身的打假策略和行動。