Category: 專業服務

企業因侵權而需要承擔的民事責任通常不會累及董事和員工。但這並非金科玉律的規例。在特別情況下，企業的董事、經理甚至是一般僱員也要為企業的侵權行為負上民事和刑事責任。公司只是一個「法人」——法律定義下的負責機構。要進行侵權活動，企業首先要有個人作为代表將活動進行。假若構成侵權的所有條件成立，企業當然要負上其民事，甚至是刑事刑責。那麼在什麼情況下，企業的代表也要為企業的侵權行為負責呢？

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 有質量的警告信— 無質量的警告信 筆者從事知識產權訴訟二十余年，平均每年接獲客戶因收到警告信的查詢超過百宗。现筆者将該等警告信歸納為以下兩類:- –          有質量的警告信 –          無質量的警告信   有質量的警告信 有質量的警告信的特徵包括載有準確的訴訟理據、清楚的侵權行為和發信人必須要有的訴求。訴訟理據則包括侵犯專利、侵犯註冊外觀、侵犯註冊商標、侵犯版權和影射。若果侵權行為並非於香港進行，出信人必須探討清楚進行侵權行為的國家的準確訴訟理據名稱方可。 基本的訴求包括以下5 項:- 1. 收信人停止所有侵權行為 2. 收信人承諾以後不再進行侵權行為 3. 收信人披露侵權產品的所有資料和買賣双方的資料 4. 收信人賠償發信人蒙受的損失 5. 收信人賠償發信人合理的費用 雖然大多數收信人在收到警告信後或會同意上述1 和/或2（而盡量不理會3，4 和5），但發信人在警告信內準確的訴訟理據、清楚的侵權行為和訴求代表發信人對知識產權的認識和打假的精神。   無質量的警告信 無質量的警告信或會出現於以下3 種情況:- 1. 在警告信中，發信人並沒有提及哪類訴訟理據，而概括形容其申訴為「侵犯知識產權」之類（「情況一」） 2. 在警告信中，發信人已清楚列出訴訟理據，但該訴訟理據權利根本不存在（「情況二」） 3. 在警告信中，發信人一樣清楚列出訴訟理據，但該訴訟理據並不適用於侵權行為進行的國家（「情況三」）。   在上述情況一下，警告信的收信人可發出查詢信給發信人要求澄清含糊不清的細節，甚至是反攻發信人，有時他更可起訴發信人。虽然起訴發信人的動機有時是為了向客戶交代，但發信人最好在出信前認真和謹慎處理警告信。 上述情況一的出現大概可反映發信人對其申訴的「不小心」和/或「不認真」。雖然如此，筆者並不建議收信人在情況一出现时漠視警告信。有時在「水軍鬥水兵」情況下，不必要的訴訟便会因此而產生。筆者建議收信人在收到情況一的警告信時應向律師查詢，從而打退不認真的發信人。   若果收信人發現發信人根本沒有警告信內所提及的訴訟理據權利，那發信人就更麻煩了。例如: 1. 發信人根本不是註冊商標的持有人 2. 信中提及的外觀註冊已過期 3. 發明專利只在申請過程中   在上述的情況二下，收信人可向發信人反攻，提出訴訟起訴發信人無理指控，並向法庭申請聲明、禁制令、損失命令和堂費。雖然起訴發信人的概率不到10%，但為向客戶「交代」，有些收信人也願意花上數萬元的律師費來起訴發信人。 在發出跨國警告信前，發信人更要加倍小心。雖然各國的知識產權法律大同小異，為避免跌入法律陷阱，發信人應向有關律師仔細查詢。

在警告信中，訴訟理據必須要合理清楚。若果訴訟理據是侵犯註冊商標，信中不應該太廣泛地指控「侵犯知識產權」，而是準確地指控「侵犯註冊商標」。若果訴訟理據含糊不清，出信人可能已觸犯《商標條例》559 章第26 條的一宗罪行：「無理指控」。

一個富描述性的商標基本上會被拒絕申請為註冊商標的。若果一個文字商標帶有描述產品（或服務）的特性，在一般情況下，「商標註冊處」會拒絕其申請。但擁有該文字商標的擁有人也會受到普通法中的「影射」所保護……

自1997 年6 月28 日，《專利條例》514 章生效開始，「公平」便開始離開專利訴訟中的被告人。
在發現疑似侵權產品後，標準專利的註冊人（「專利人」）便可透過法院起訴侵權人，向法庭申請「永久禁制令」，從而禁止被告人兜售、銷售和藏有侵權產品，賠償專利人損失等等。
若果被告人抗辯，被告人第一關要過的是專利人的簡易程序的申請。要成功避開《專利條例》514 章第27 條專利證書的「假設生效」，被告人必須向法院提出充分的專家報告來挑戰專利的新穎性和創意性。但在短時間內尋找充分的集資技術和專家證據來挑戰專利的生效性有相當的難度。被告人更不應期待香港有任何法官具備豐富的專利知識和專利訴訟經驗來協助案情。

當設計人完成一件產品或圖案的設計後，他可把設計申請成為註冊外觀，從而獲得《註冊外觀條例》522 章的保護。保護範圍包括除註冊人外其他人不得擅自使用該註冊外觀。保障年期最多為25 年（由申請註冊外觀日起）。但設計人需要注意以下事項，尤其是「申請前曝光」問題。
「申請前曝光」即註冊人在入稟「外觀註冊處」申請註冊前已把設計外洩。外洩行為包括把設計向客人展示、刊登廣告和在展覽會展示。雖然「外觀註冊處」未必會知道設計已於申請日前外洩，但成功註冊的設計也可能會被取消。
根據《註冊外觀條例》522 章第45 條，法庭有權下令把註冊外觀撤銷……

於2011 年，筆者曾協助兩間「臨近」上市的集團重組其知識產權擁有人身份，以便將來更有效率地發展業務，或是在「適當時候」可隨時申請上市。與此同時，筆者認為較有規模的企業也應要注意以下知識產權問題:

「企業可成立一間海外公司來持有所有知識產權（其包括註冊商標、註冊專利和註冊外觀）。這樣，企業便可獲得某程度上的稅務優惠和更佳的管理安排。」……

一個商標順利申請所需的時間平均會少於5 個月——由申請日至「商標註冊處」發出註冊證書。
若果「商標註冊處」拒絕申請，視乎拒絕的原因。若果拒絕的原因是於申請前，「商標註冊處」已有一個已註冊的商標，而該註冊商標與申請的商標一模一樣或非常相似，並且該註冊商標與申請的貨品類別是一樣時，申請可能永遠不會被接受。
當申請人收到「商標註冊處」以上述為由的拒絕信時，他應考慮以下兩項行動:
1. 申請撤銷註冊商標
2. 重新申請註冊商標

「網購」已成為我們生活的一部分。它的出現為買賣雙方提供一個既經濟又方便的交易平臺。同時，「網購」的盛行也帶來嚴重的侵權問題。
最為人熟悉的「網購」平臺有淘寶網、雅虎、eBay等等。它們為創業者和銷售者提供了一個有效的渠道向外界推銷和銷售產品。但若果銷售者銷售的是侵權產品，「網購」平臺和買家有否觸犯法例呢？「網購」行為並無國界限制——銷售者可在地球的一面，而買家則可在地球的另一面,故其所牽涉的知識產權比傳統較為複雜。在本文，筆者會探討該侵權責任問題和解釋個中原因。

在企業註冊一個商標前，它不應忽視以下的重要問題:
若果商標載有多個元素，企業應以所有元素作為一個商標來申請還是把當中的一個或一些元素作申請呢？
當企業申請註冊時，被申請的商標可以是以上3 個不同元素的組合。

在忽視上述話題或不知道上述話題的重要性時，企業均會以所有元素作為一個商標以作申請。雖然這樣做會增加註冊成功的機會（因其顯著性的原因），但卻忽視了註冊商標的「執行性」。而註冊商標的「執行性」是離不開侵權問題的。