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以下文章由江柄滔律師事務所提供 訴訟結果 – 訴訟效率    在多數的知識產權訴訟中，訴訟結果是原告人可以掌握的，多數的訴訟結果是原告人可獲得以下5項法庭命令:-     永久禁制令、     摧毀命令、     披露命令、     損失命令和     堂費命令。 訴訟效率 有時被告人會同意以某數量金額與原告人和解上述第4項和第5項有關金錢的命令。但最終，訴訟結果也離不開禁制令和金錢賠償。 若果一個訴訟可於三四個月內完結，那麼原告人又何需花兩三年的時間去正審呢。換言之，只要原告人有一宗十拿九穩會赢的知識產權訴訟，他講求的並非是訴訟結果，而是訴訟效率。 要成功完結訴訟和（更重要的是）有效率地完結訴訟，原告人在提起訴訟前必須與律師商討如何以「簡易程序申請」來在三四個月內獲得簡易勝訴–這亦是原告人對訴訟的最後（亦是第一）一道防線。對於識產權官司而言，「簡易程序申請」是非常重要的。 若果成功，原告人便可在三四個月內完成整宗訴訟，並且在短時間內禁制被告人再進行侵權行為。這亦是原告人透過「簡易程序申請」来提起訴訟的最主要原因。 要透過「簡易程序申請」來成功終結訴訟，原告人必須要引證被告人連「可拗撬的答辯」也沒有。因此原告人需要與律師在提起訴訟前部署所有證據。 被告人對告票的反應 據筆者經驗，當被告人收到「告票」後，大多數被告人會即時停止侵權行為（即終止銷售侵權產品）。若被告人已終止侵權活動，它就再也沒有商業原因與原告人繼續打官司。所以在提出訴訟後，原告人應探討被告人是否已終止侵權活動。 若果被告人已終止侵權行為，原告人可考慮用以下兩項策略來夾攻被告人:-     推前訴訟，並入稟法院「聲明書」（即Statement of Claim）、和     給予被告人一些合理和解條件。 當被告人收到原告人以上兩份文件後，它的選擇只有一「抗辯」或二「接受講和條款」。 正如上述所說，若果被告人已終止侵權活動，他均傾向與原告人和解。那下一个問題便是「哪些和解條件」？ 當被告人面對上述問題時，首先他要同意以後不再銷售侵權產品。之後，被告人便会以最低的損失為原則來與原告人講和。基於法律責任和最壞的訴訟後果，被告人也會對上述2至5項命令作出某種程度上的妥協。這時，原告人便可發揮強人角色在某和解點與被告人斡旋。 簡易程序申請 倘若原告人仍不滿意被告人的反和解建議，他仍可進行預先計劃的「簡易程序申請」。當然，原告人亦要考慮到律師費用和訴訟風險等問題。若果原告人有「必勝」的把握，原告人大可拒绝被告人的反和解建議，而繼續進行「簡易程序申請」把被告人推至懸崖邊從而獲得更大的勝果。 在知識產權訴訟中，要贏取勝訴通常不難，最難則是如何盡早获勝。要成功，原告人必須在提出訴訟前作好周全的計劃。  

知識產權資訊: 註冊外觀 – 香港註冊 V.S. 中國註冊

  本文章由 江炳滔律師事務所 提供 知權識產官司要以快打慢。即使必勝（或接近必勝）的知識產權官司，原告人以訴訟正審來對付被告侵權人也未必划算，這是因為一個產品的生命週期有限。即使被侵犯的是註冊商標，原告人亦不能容忍兩年後才禁制侵權人的侵權活動，這在法律界稱之為「沖淡」效應。 相對而言，侵權被告人會千方百計把原告人的知識產權訴訟拖緩，甚至終止。當中可被侵權被告人作拖緩的武器包括強制原告人存放於法庭一定的律師費用（只適用於原告是一小規模或海外公司）、質詢「聲明書」中資料不充足（此是根據《高等法院規則》第4A章18(12)條）和時間申請（這只作短站拖緩之用）等等……。若果在準備不足或被告律師訴訟經驗豐富的情況下，原告的訴訟可能會被嚴重拖延，甚至永遠沒有「正審」的出現。因此原告人需要在起訴前確保有足夠證據來取勝，或者有充足證據以簡易程式於起訴後三數個月內取勝。 根據《高等法院規則》第4A章第14條，原告人可透過簡易程式申請並於起訴後兩個月內向法庭申請簡易勝算。若果成功，原告人可獲得以下法庭命令:- 永久禁制令、 披露命令、 送達命令、 損失命令、和 堂費命令。 要成功，原告人需要向法庭引證被告人連「可拗撬的答辯」的能力也沒有。 筆者嘗試以以下四種知識產權訴訟理據來分析在哪種情況下原告人可獲得簡易勝算:- A. 註冊商標侵權 若果原告人以註冊商標侵權起訴被告人，他可以依賴《商標條例》559章第18(1)條並以簡易程式申請獲得勝訴。要取勝，原告人只需要證明以下兩項條件便可:- 侵權商標是與註冊商標一模一樣、和被告人應用侵權商標於產品，而該產品亦是註冊商標證書上的類別上。 但若果侵權商標只是與註冊商標非常接近或侵權商標是被應用於不同的貨品上，原告人便需要證明以下第三個條件才可在「正審」取勝:- 「使用侵權商標極可能會使公眾混淆」 在答辯中，被告當然會抵賴有混淆的出現，在原告人和被告人互相對質的情況下簡易程式便不可能成功。 B. 註冊外觀訴訟 憑註冊外觀侵權來起訴被告人，原告人只需要引證以下兩點便可成功，其包括簡易程式勝算:- 原告人擁有一生效的註冊證書、和被告人曾兜售和／或銷售侵權產品而該侵權產品是與註冊外觀證書顯示的一模一樣或「並非嚴重不相同」。 在侵犯註冊外觀案件中，知情與否並非正確的答辯方法。若果被告人能引證他在不知情情況下兜售和／或銷售侵權產品，他可能並不需要為侵權行為向原告人作出賠償損失。 由上述可見，要以簡易程式來在註冊外觀侵權訴訟取勝被告人較容易。 這亦是香港很多企業願意花數千港元來註冊外觀的最主要原因之一。 C. 版權訴訟 若果訴訟包括版權侵權，原告人需要向法庭引證以下三點，他才可獲得簡易勝算:- 原告人擁有有原創性的版權圖紙。對此，原告人需要向法庭提供清楚和有原創性的版權圖紙，其中包括圖紙的作者名稱、創作日期和首次公告日期。在一般情況下，這條件並不會對原告人構成困難。 被告侵權人曾進行兜售和／或銷售侵權產品。通常原告人均會在起訴前直接或間接向侵權被告人購買和獲得侵權產品，有關雙方面溝通的電郵、報價和送貨單均可成為有力的證據來證明被告人已進行侵權行為。 除上述觀點外，原告人還需要證明被告人在進行侵權行為前知情或應該知情。通常侵權被告人會聲稱他只是在不知情情況下購買和銷售侵權產品。所以原告人需要克服這較困難的條件才可取勝。在以下三種情況下，原告人可克服此「知情問題」:- (a) 侵權被告人曾向原告人購買過正版產品或取過樣版 (b) 侵權被告人是原告人的前合作夥伴 (c) 原告人已於被告人進行侵權活動前發出警告信 筆者建議原告人若要申請簡易程式，首先應等待被告人入稟法院「答辯書」後才考慮作出申請。 D. 影射 除非在以下情況並沒有影射官司可透過簡易程式申請勝訴:- 「被告人同意原告人擁有有關的聲譽和商譽」 只需要被告人有少許訴訟常識，他們均會於「答辯書」來表達他不同意原告人聲稱擁有的聲譽和商譽的權利。在此一般的情況下，法庭並不可能以簡易程式和在不盤問有關證人下判定原告人擁有聲稱的商譽和聲譽。因此在絕多數的情況下，簡易程式勝算並不適用於影射官司。 即使不能透過簡易程式取勝，在某些情況下，原告人也一樣需要透過正審來取勝（或起訴）侵權人。這是因為官司的目的是多元的，原告人要向海外客人交代或為企業增強打假聲譽。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 一般而言，侵權人會從小規模侵權活動起步，然後在知識產權擁有人（「IP擁有人」）不知情或漠視侵權活動的情況下，慢慢擴闊至其他對象，甚至是IP擁有人的客戶。 有些IP擁有人即使知道侵權人和侵權活動的存在也不太理會。 這是因為侵權人和侵權活動暂时沒有直接影響到IP擁有人的正版產品的市場。以下的侵權人往往能得到IP擁有人的漠視和眷顧： 1. 侵權人處於一个IP擁有人沒有知識產權權利的國家／地方，打假較難執行 2. 侵權人只是一細小的貿易公司或單一的（而不是連鎖店式的）門市公司 3. IP擁有人只是牢牢掌握某些大客戶來銷售正版產品，无视侵權人小規模的侵權活動 要嚴謹地執行打假活動來對付上述三類侵權人或會消耗IP擁有人的精力、勞力和金錢。因此，IP擁有人亦不願投入太多的資源來對付上述的侵權人。這狹義的決定是很容易理解的。 從下文，筆者想帶出一個鐵一般的事實來阐明漠視侵權活動所帶來的嚴重後果： 「在IP擁有人不積極採取打假行動來終止小規模的侵權活動下，生產侵權產品的生產商便能獲得固定的利潤來進一步發展侵權產品。侵權生產商（透過貿易公司）繼而會把侵權產品進一步 推銷給大型的連鎖店。慢慢地，越來越多的大、中、小貿易公司和連鎖店會參與到轉售和銷售侵權產品中。侵權情況將會進一步惡化。更會有一些「醒目」的貿易公司會和另一製造商另行開發 侵權產品的第二版。若不加以制止，「正版產品」、「侵權產品」和「侵權產品的第二版」均會在自由市場競爭下一併消失。」 每年，筆者均會遇到類似這樣的案情，只是每個案情都有各自不同的階段變化而已。以積極的態度和以處之泰然的態度來看待侵權活動的IP擁有人都存在。對積極參與打假活動的IP擁有人，筆者總結 了他們的得著： 1. 在IP擁有人進行初级的打假行動後，侵權人參與侵權活動的數量快速減少。 2. 在進行積極打假活動後，多數曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商會陸陸續續（表面上和／或實質上）停止轉售和銷售侵權產品。 3. 在IP擁有人在根源上起訴生產侵權產品的生產商，並把起訴的事實和成功起訴的結果公告市場之後，曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商（表面上）接近絕跡。但這並不等於打假的終點。 4. 有些強橫的生產商看見IP擁有人積極採取打假行動來終止貿易商和零售商銷售侵權產品，就把侵權產品進行改造繼而製作出侵權產品第二版。其目的是想透過侵權產品第二版讓貿易公司和零售商繼續銷售其生產的產品。這時，IP擁有人便需「進一步行動」。 5. 所謂「進一步行動」，是指IP擁有人首先要查證侵權產品第二版是否仍然觸犯IP擁有人的知識產權，若果生產商「未夠班」和侵權產品第二版仍屬侵權，IP擁有人便需要借此機會把侵權產品和侵權產品第二版的市場徹底殲滅。IP擁有人這一輪進攻的主要是殲滅侵權生產商的誠信，使得曾向侵權生產商購買過侵權產品或接觸过侵權產品第二版的貿易公司和零售公司終止接貨。 雖然IP擁有人可透過積極和準確的打假行動來打擊侵權活動，甚至是殲滅侵權活動，但他仍需在正版產品的基礎上不斷研究從而制作出正版產品第二版來與其他競爭對手競爭。據經驗，所謂的競爭對 手其實包括上述能從侵權產品中演變出侵權產品第二版（而又不觸犯正版產品的知識產權）的侵權人，他們或會成為IP擁有人的頭號競爭對手。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 侵權的誘因是「利潤」。從製造到銷售侵權產品的過程中，製造商（「製造商」）、貿易公司（「貿易商」）和零售公司（「零售商」）三者相比較，製造商所獲得的利潤最多，而零售商所獲得的利潤最少。利潤多寡與參與者數目成反比，參與者數目越少，利潤越多，參與者數目越多，利潤越少。所以，貿易公司往往會比製造商多，比零售商少。 若果知識產權擁有人（「IP人」）選擇從源頭入手來終止侵權產品流出市場而打擊製造商，他需要花較多的時間和資源來對付製造商才可。這是因為製造商的利潤大之所至，固而，製造商會千方百計地不斷侵權。 有時在一連串打假活動後，製造商和／或其幕後主腦仍能避開IP人的追查而未被偵緝，他們甚至會找來「替死鬼」頂罪。在除笨有精的想法下，製造商有足夠誘因繼續與IP人角力。即使被偵緝入罪，幕後主腦仍會再另起爐灶，以另一方法繼續生產侵權產品。因此，從源頭入手打擊侵權活動結果頗多不明朗。 因為零售商在整個侵權產品銷售過程中獲得的利潤最少，我們不妨從零售商這個角度來看侵權活動。若果零售商是一間小規模門市，但銷售的產品數以百類，當它接獲IP人的警告信時，它們多數會傾向於「多一事，不如少一事」的態度來處理侵權警告，因此即時終止銷售侵權產品的機會相當高。若果侵權的聲討屬於侵犯註冊商標和／或侵犯版權，因侵犯註冊商標和／或侵犯版權若定罪的話會牽涉上刑事責任，所以在接獲這類警告信後，他們亦會提高警惕，不僅即時停止銷售手上的侵權產品，甚至以後都不敢銷售侵權產品。 貿易商亦是侵權活動的主要角色之一。在現實生活中，他們的利潤和數目皆介乎製造商和零售商之間。若果IP人能制止貿易商向生產商購買侵權產品，侵權產品流向市場繼而銷售的機會也大幅下降。通常貿易商會以「有根有莖」的模式經營，IP人應以警告信和民事訴訟的組合來打擊貿易商。只要IP人能在出擊前查清貿易商的基本實力，並在起訴時把貿易商的負責人一併起訴，多數的貿易商也會在接獲警告信和／或告票後盡早與IP人和解。當然，IP人需要在起訴前確保有足夠證據和／或訴訟理據來起訴貿易商才可。 雖然銷售侵權產品的零售商數目遠比貿易商和製造商多，但IP人較能掌握打擊零售商的成效，相比打擊貿易商和製造商，IP人用的時間和資源也相對較少。 在打擊侵權活動時，IP人應把打假行為告知市場。有一部分的IP擁有人更以「嚴正聲明」的形式在報紙刊登對某某貿易商和／或零售商提出起訴的事實。然後再把該「嚴正聲明」廣泛發給客戶和其他侵權人和市場參與者。這樣更有助於減少向製造商購買侵權產品的參與者數目。 要做到有效率的打假效果，IP人應以侵權人所獲得的「利潤」為出發點，然後制定一套適合自身的打假策略和行動。  

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 筆者從事知識產權註冊和訴訟20 多年，曾經直接或間接處理過的案件超過萬宗。當中有較簡單的案件，亦有複雜的案件。過去一年中，平均每月也會遇到兩至三宗存在或潛有利益矛盾的案件，對這些有利益矛盾的案件，筆者會拒絕查詢客戶。 「利益矛盾」問題在知識產權案件出現的機會比其他案件要高。在接獲客戶查詢後，律師行有責任進行「利益矛盾」調查。若果發覺查詢客戶的針對對像是律師行的前客戶， 或有關的案件與律師行已展開的案件存在利益矛盾時，律師行必須拒絕接受查詢客戶。不然，律師行或會面臨律師會的嚴厲處分。那麼何謂「利益矛盾」呢？ 利益矛盾會出現於（但不只限於）以下情況： 第一種情況，在查詢人案件中： (a) 答辯人是律師行的現有或過去的客戶 (b) 律師行於曾經代表的客戶的檔案中獲得某些資料 (c) 該資料會對曾經代表的客戶不利 筆者想透過本文與讀者分享在這種情況下律師行如何分辯案情有否「利益矛盾」和應否受理該查詢案件。為方便說明，筆者以以下例子探討此問題： 「客戶A想給與律師行指示發出警告信給B。剛巧，B正是律師行兩年前在的一宗註冊商標案件的客戶（客戶B）」 對以上例子，筆者提供以下意見來處理潛在的「利益矛盾」問題： 1. 律師行應在決定是否接受客戶A的案件前進行一「矛盾調查」（即Conflict search）。透過「矛盾調查」，律師行便不難發覺客戶A的案件對像是客戶B。 2. 雖然在客戶A 的案件中的對像是客戶B，但這並不等於「利益矛盾」的存在。所以律師行還應翻查檔案查察究竟在兩年前代表過的客戶B的案件中有否擁有任何關於客戶B的資料，而該資料是會在客戶A案件中使用。 3. 若果該資料使用在客戶A案件中會對客戶B不利，律師行必須拒絕接受客戶A的案件。 上述處理「利益矛盾」的方法是從狹義的角度來進行。在現實中，多數的律師行則以商業角度加以上述狹義的角度來看待「利益矛盾」和「潛在利益矛盾」的問題。 第二種情況，查詢客戶的案件正正是律師樓在案件中的答辯人。無論該案件是申請註冊商標、專利和／或外觀，抑或是訴訟前處理警告事宜，甚至是法庭上的訴訟，情況都一樣。 至於第二種情況則較易理解。簡而言之，第二種情況出現於同一案件和／或申請中，律師行不能同時代表控方和辯方。 但是，在以下情況，即使有明顯的「利益矛盾」下，律師行一樣可以代表同案中的「控方」和「辯方」。這情況是： 「控方和辯方均同意同一律師樓辦理案件。」 這種情況較學術性，因為並沒有同一案中的原告和被告會委託同一律師行辦理。但在註冊知識產權方面，這情況亦常出現。 在違反「利益矛盾」問題上，律師會會扮演一公平和公正的角色來確保或盡量確保客戶的權益。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 損失命令— 計算方法 在知識產權訴訟獲得勝算後，法庭會向原告人頒發永久禁制令、披露命令、送達命令、訟費命令和「損失命令」。對某些知識產權訴訟中的原告人，損失命令尤為重要，因為它可為原告人帶來乐觀的賠償。 損失命令本身並沒有固定數目。換言之，當法庭向原告人頒發損失命令時，命令本身只給予原告人向被告人追索損失的權利。 該權利包括以下三項:  1. 原告人可向被告人追討被告人從侵權活動中所獲得的利潤 2. 若果原告人不满足被告人賠償所獲得的利潤，他可在指定時間內要求被告人賠償因侵權行為而導致原告人的損失 3. 原告人可向法庭提出損失查詢 在判決令頒佈後，被告人需向原告人賠償因買賣侵權產品而獲得的利潤，但被告人通常會小報銷售的數目和多報侵權活動的洗費，從而賠償原告人一個原告人不願接受的利潤數目。因此，多数原告人均傾向以損失查詢形式進行損失評核程序。在損失評核程序完結後，原告人會向被告人追索該獲判所得的損失。 損失評核需要「普通常識」和「合理性」來支持。據經驗，原告人需要為損失的每一個項目提交理據、邏輯和某程度的證據方可。 對於損失項目方面，原告人可考慮以下: 1. 原告人喪失了利潤: 此項目顧名思義是原告人可向被告人追索因侵權產品而喪失銷售正版產品可獲得的利潤。例如原告人銷售一隻正版遙控玩具直升機的利潤為HK$100，若果被告人銷售10,000 隻遙控玩具直升機，原告人便可向被告人追索HK$1,000,000（即10,000 隻乘每隻HK$100）。普通法已清楚顯示開模具和製造該10,000 隻正版遙控玩具直升機的R&D 費用是不需納入為製作正版直升機的費用。也就是说，原告人較容易把此項利潤損失計算出來。 2. 正版貨品價錢下降: 侵權貨品的出現有時會令到原告人的客戶向原告人壓價。若果原告人為了避免客戶流失而降低正版產品的價錢，原告人可向被告人追討因價格下降而造成的利潤損失。 又若果原告人的正版產品在市場有「獨特性」，原告人更應在此項損失上下功夫。正版產品在市場有「獨特性」通常出現於該正版產品已作專利註冊和/或外觀註冊。這樣，被告人便較難以以下原因答辯:「被告人只是眾雲雲銷售侵權產品的侵權人之一」 3. 額外損失: 根據《版權條例》528 章第108 條，原告人可向被告人追討「額外損失」。法庭在以下情況下會向原告人頒發「額外損失」： 「當被告人明知而故意銷售侵權產品或被告人曾作出某些挑釁行為」 上述挑釁行為包括向法庭挑戰（即申請取消）原告人在訴訟中依賴的專利註冊和/或外觀註冊等等。 「額外損失」是一較無邊際的項目。若果原告人有合理的解說，有關解說中所蒙受的損失，原告人也可在此立項。通常，法庭在判決「額外損失」時，會考慮到被告人的恶行而在合理範圍內給予原告人較優厚的判決。 4. 其他的損失項目: 其中包括以下： (a) 延續性的損失 (b) 流失客戶和流失連貫生意 (c) 侵權產品質量惡劣。 上述(a)，(b)和(c)是三項較遠期的損失。若果原告人能引證第二代甚至是第三代的正版產品會受到被告人的侵權行為所影響時，原告人便應在追索損失中立此項。若果被告人的侵權產品品質惡劣因而導致或有機會導致消費者向正版產品卻步，又若果原告人的客戶在購買正版產品的同時亦會購買原告人其他產品，但因侵權產品的出現，原告人的客戶不但減少購買正版產品，而且同樣減少購買原告人其他產品。這時，原告人更應向被告人追討。 除非被告人向原告人提出和解損失命令的數目，否则所有訴訟評核程序費用均由被告人支付。 在被告人向原告人提出和解數目時，原告人便需要衡量以上項目的總和會否比和解數目更高。 若果法庭在正審時頒佈的損失數目是高於被告人提出的和解數目，所有的損失評核程序費用也一樣由被告人負擔，原告人应该选择不和解。不然，原告人可能只可獲取損失評核程序直至被告人提出和解數目的費用，而往後的費用，原告人不但不能向被告人追討，還有可能要向被告人賠償有關費用。