Tag: 江炳滔律師事務所

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 一般而言，侵權人會從小規模侵權活動起步，然後在知識產權擁有人（「IP擁有人」）不知情或漠視侵權活動的情況下，慢慢擴闊至其他對象，甚至是IP擁有人的客戶。 有些IP擁有人即使知道侵權人和侵權活動的存在也不太理會。 這是因為侵權人和侵權活動暂时沒有直接影響到IP擁有人的正版產品的市場。以下的侵權人往往能得到IP擁有人的漠視和眷顧： 1. 侵權人處於一个IP擁有人沒有知識產權權利的國家／地方，打假較難執行 2. 侵權人只是一細小的貿易公司或單一的（而不是連鎖店式的）門市公司 3. IP擁有人只是牢牢掌握某些大客戶來銷售正版產品，无视侵權人小規模的侵權活動 要嚴謹地執行打假活動來對付上述三類侵權人或會消耗IP擁有人的精力、勞力和金錢。因此，IP擁有人亦不願投入太多的資源來對付上述的侵權人。這狹義的決定是很容易理解的。 從下文，筆者想帶出一個鐵一般的事實來阐明漠視侵權活動所帶來的嚴重後果： 「在IP擁有人不積極採取打假行動來終止小規模的侵權活動下，生產侵權產品的生產商便能獲得固定的利潤來進一步發展侵權產品。侵權生產商（透過貿易公司）繼而會把侵權產品進一步 推銷給大型的連鎖店。慢慢地，越來越多的大、中、小貿易公司和連鎖店會參與到轉售和銷售侵權產品中。侵權情況將會進一步惡化。更會有一些「醒目」的貿易公司會和另一製造商另行開發 侵權產品的第二版。若不加以制止，「正版產品」、「侵權產品」和「侵權產品的第二版」均會在自由市場競爭下一併消失。」 每年，筆者均會遇到類似這樣的案情，只是每個案情都有各自不同的階段變化而已。以積極的態度和以處之泰然的態度來看待侵權活動的IP擁有人都存在。對積極參與打假活動的IP擁有人，筆者總結 了他們的得著： 1. 在IP擁有人進行初级的打假行動後，侵權人參與侵權活動的數量快速減少。 2. 在進行積極打假活動後，多數曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商會陸陸續續（表面上和／或實質上）停止轉售和銷售侵權產品。 3. 在IP擁有人在根源上起訴生產侵權產品的生產商，並把起訴的事實和成功起訴的結果公告市場之後，曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商（表面上）接近絕跡。但這並不等於打假的終點。 4. 有些強橫的生產商看見IP擁有人積極採取打假行動來終止貿易商和零售商銷售侵權產品，就把侵權產品進行改造繼而製作出侵權產品第二版。其目的是想透過侵權產品第二版讓貿易公司和零售商繼續銷售其生產的產品。這時，IP擁有人便需「進一步行動」。 5. 所謂「進一步行動」，是指IP擁有人首先要查證侵權產品第二版是否仍然觸犯IP擁有人的知識產權，若果生產商「未夠班」和侵權產品第二版仍屬侵權，IP擁有人便需要借此機會把侵權產品和侵權產品第二版的市場徹底殲滅。IP擁有人這一輪進攻的主要是殲滅侵權生產商的誠信，使得曾向侵權生產商購買過侵權產品或接觸过侵權產品第二版的貿易公司和零售公司終止接貨。 雖然IP擁有人可透過積極和準確的打假行動來打擊侵權活動，甚至是殲滅侵權活動，但他仍需在正版產品的基礎上不斷研究從而制作出正版產品第二版來與其他競爭對手競爭。據經驗，所謂的競爭對 手其實包括上述能從侵權產品中演變出侵權產品第二版（而又不觸犯正版產品的知識產權）的侵權人，他們或會成為IP擁有人的頭號競爭對手。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 損失命令— 計算方法 在知識產權訴訟獲得勝算後，法庭會向原告人頒發永久禁制令、披露命令、送達命令、訟費命令和「損失命令」。對某些知識產權訴訟中的原告人，損失命令尤為重要，因為它可為原告人帶來乐觀的賠償。 損失命令本身並沒有固定數目。換言之，當法庭向原告人頒發損失命令時，命令本身只給予原告人向被告人追索損失的權利。 該權利包括以下三項:  1. 原告人可向被告人追討被告人從侵權活動中所獲得的利潤 2. 若果原告人不满足被告人賠償所獲得的利潤，他可在指定時間內要求被告人賠償因侵權行為而導致原告人的損失 3. 原告人可向法庭提出損失查詢 在判決令頒佈後，被告人需向原告人賠償因買賣侵權產品而獲得的利潤，但被告人通常會小報銷售的數目和多報侵權活動的洗費，從而賠償原告人一個原告人不願接受的利潤數目。因此，多数原告人均傾向以損失查詢形式進行損失評核程序。在損失評核程序完結後，原告人會向被告人追索該獲判所得的損失。 損失評核需要「普通常識」和「合理性」來支持。據經驗，原告人需要為損失的每一個項目提交理據、邏輯和某程度的證據方可。 對於損失項目方面，原告人可考慮以下: 1. 原告人喪失了利潤: 此項目顧名思義是原告人可向被告人追索因侵權產品而喪失銷售正版產品可獲得的利潤。例如原告人銷售一隻正版遙控玩具直升機的利潤為HK$100，若果被告人銷售10,000 隻遙控玩具直升機，原告人便可向被告人追索HK$1,000,000（即10,000 隻乘每隻HK$100）。普通法已清楚顯示開模具和製造該10,000 隻正版遙控玩具直升機的R&D 費用是不需納入為製作正版直升機的費用。也就是说，原告人較容易把此項利潤損失計算出來。 2. 正版貨品價錢下降: 侵權貨品的出現有時會令到原告人的客戶向原告人壓價。若果原告人為了避免客戶流失而降低正版產品的價錢，原告人可向被告人追討因價格下降而造成的利潤損失。 又若果原告人的正版產品在市場有「獨特性」，原告人更應在此項損失上下功夫。正版產品在市場有「獨特性」通常出現於該正版產品已作專利註冊和/或外觀註冊。這樣，被告人便較難以以下原因答辯:「被告人只是眾雲雲銷售侵權產品的侵權人之一」 3. 額外損失: 根據《版權條例》528 章第108 條，原告人可向被告人追討「額外損失」。法庭在以下情況下會向原告人頒發「額外損失」： 「當被告人明知而故意銷售侵權產品或被告人曾作出某些挑釁行為」 上述挑釁行為包括向法庭挑戰（即申請取消）原告人在訴訟中依賴的專利註冊和/或外觀註冊等等。 「額外損失」是一較無邊際的項目。若果原告人有合理的解說，有關解說中所蒙受的損失，原告人也可在此立項。通常，法庭在判決「額外損失」時，會考慮到被告人的恶行而在合理範圍內給予原告人較優厚的判決。 4. 其他的損失項目: 其中包括以下： (a) 延續性的損失 (b) 流失客戶和流失連貫生意 (c) 侵權產品質量惡劣。 上述(a)，(b)和(c)是三項較遠期的損失。若果原告人能引證第二代甚至是第三代的正版產品會受到被告人的侵權行為所影響時，原告人便應在追索損失中立此項。若果被告人的侵權產品品質惡劣因而導致或有機會導致消費者向正版產品卻步，又若果原告人的客戶在購買正版產品的同時亦會購買原告人其他產品，但因侵權產品的出現，原告人的客戶不但減少購買正版產品，而且同樣減少購買原告人其他產品。這時，原告人更應向被告人追討。 除非被告人向原告人提出和解損失命令的數目，否则所有訴訟評核程序費用均由被告人支付。 在被告人向原告人提出和解數目時，原告人便需要衡量以上項目的總和會否比和解數目更高。 若果法庭在正審時頒佈的損失數目是高於被告人提出的和解數目，所有的損失評核程序費用也一樣由被告人負擔，原告人应该选择不和解。不然，原告人可能只可獲取損失評核程序直至被告人提出和解數目的費用，而往後的費用，原告人不但不能向被告人追討，還有可能要向被告人賠償有關費用。