Category: 生意營運

侵犯知識產權: 披露令是什麼?

知識產權: 英國連鎖店停止採購 – 銷售侵權產品

  本文章由 江炳滔律師事務所 提供 知權識產官司要以快打慢。即使必勝（或接近必勝）的知識產權官司，原告人以訴訟正審來對付被告侵權人也未必划算，這是因為一個產品的生命週期有限。即使被侵犯的是註冊商標，原告人亦不能容忍兩年後才禁制侵權人的侵權活動，這在法律界稱之為「沖淡」效應。 相對而言，侵權被告人會千方百計把原告人的知識產權訴訟拖緩，甚至終止。當中可被侵權被告人作拖緩的武器包括強制原告人存放於法庭一定的律師費用（只適用於原告是一小規模或海外公司）、質詢「聲明書」中資料不充足（此是根據《高等法院規則》第4A章18(12)條）和時間申請（這只作短站拖緩之用）等等……。若果在準備不足或被告律師訴訟經驗豐富的情況下，原告的訴訟可能會被嚴重拖延，甚至永遠沒有「正審」的出現。因此原告人需要在起訴前確保有足夠證據來取勝，或者有充足證據以簡易程式於起訴後三數個月內取勝。 根據《高等法院規則》第4A章第14條，原告人可透過簡易程式申請並於起訴後兩個月內向法庭申請簡易勝算。若果成功，原告人可獲得以下法庭命令:- 永久禁制令、 披露命令、 送達命令、 損失命令、和 堂費命令。 要成功，原告人需要向法庭引證被告人連「可拗撬的答辯」的能力也沒有。 筆者嘗試以以下四種知識產權訴訟理據來分析在哪種情況下原告人可獲得簡易勝算:- A. 註冊商標侵權 若果原告人以註冊商標侵權起訴被告人，他可以依賴《商標條例》559章第18(1)條並以簡易程式申請獲得勝訴。要取勝，原告人只需要證明以下兩項條件便可:- 侵權商標是與註冊商標一模一樣、和被告人應用侵權商標於產品，而該產品亦是註冊商標證書上的類別上。 但若果侵權商標只是與註冊商標非常接近或侵權商標是被應用於不同的貨品上，原告人便需要證明以下第三個條件才可在「正審」取勝:- 「使用侵權商標極可能會使公眾混淆」 在答辯中，被告當然會抵賴有混淆的出現，在原告人和被告人互相對質的情況下簡易程式便不可能成功。 B. 註冊外觀訴訟 憑註冊外觀侵權來起訴被告人，原告人只需要引證以下兩點便可成功，其包括簡易程式勝算:- 原告人擁有一生效的註冊證書、和被告人曾兜售和／或銷售侵權產品而該侵權產品是與註冊外觀證書顯示的一模一樣或「並非嚴重不相同」。 在侵犯註冊外觀案件中，知情與否並非正確的答辯方法。若果被告人能引證他在不知情情況下兜售和／或銷售侵權產品，他可能並不需要為侵權行為向原告人作出賠償損失。 由上述可見，要以簡易程式來在註冊外觀侵權訴訟取勝被告人較容易。 這亦是香港很多企業願意花數千港元來註冊外觀的最主要原因之一。 C. 版權訴訟 若果訴訟包括版權侵權，原告人需要向法庭引證以下三點，他才可獲得簡易勝算:- 原告人擁有有原創性的版權圖紙。對此，原告人需要向法庭提供清楚和有原創性的版權圖紙，其中包括圖紙的作者名稱、創作日期和首次公告日期。在一般情況下，這條件並不會對原告人構成困難。 被告侵權人曾進行兜售和／或銷售侵權產品。通常原告人均會在起訴前直接或間接向侵權被告人購買和獲得侵權產品，有關雙方面溝通的電郵、報價和送貨單均可成為有力的證據來證明被告人已進行侵權行為。 除上述觀點外，原告人還需要證明被告人在進行侵權行為前知情或應該知情。通常侵權被告人會聲稱他只是在不知情情況下購買和銷售侵權產品。所以原告人需要克服這較困難的條件才可取勝。在以下三種情況下，原告人可克服此「知情問題」:- (a) 侵權被告人曾向原告人購買過正版產品或取過樣版 (b) 侵權被告人是原告人的前合作夥伴 (c) 原告人已於被告人進行侵權活動前發出警告信 筆者建議原告人若要申請簡易程式，首先應等待被告人入稟法院「答辯書」後才考慮作出申請。 D. 影射 除非在以下情況並沒有影射官司可透過簡易程式申請勝訴:- 「被告人同意原告人擁有有關的聲譽和商譽」 只需要被告人有少許訴訟常識，他們均會於「答辯書」來表達他不同意原告人聲稱擁有的聲譽和商譽的權利。在此一般的情況下，法庭並不可能以簡易程式和在不盤問有關證人下判定原告人擁有聲稱的商譽和聲譽。因此在絕多數的情況下，簡易程式勝算並不適用於影射官司。 即使不能透過簡易程式取勝，在某些情況下，原告人也一樣需要透過正審來取勝（或起訴）侵權人。這是因為官司的目的是多元的，原告人要向海外客人交代或為企業增強打假聲譽。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 一般而言，侵權人會從小規模侵權活動起步，然後在知識產權擁有人（「IP擁有人」）不知情或漠視侵權活動的情況下，慢慢擴闊至其他對象，甚至是IP擁有人的客戶。 有些IP擁有人即使知道侵權人和侵權活動的存在也不太理會。 這是因為侵權人和侵權活動暂时沒有直接影響到IP擁有人的正版產品的市場。以下的侵權人往往能得到IP擁有人的漠視和眷顧： 1. 侵權人處於一个IP擁有人沒有知識產權權利的國家／地方，打假較難執行 2. 侵權人只是一細小的貿易公司或單一的（而不是連鎖店式的）門市公司 3. IP擁有人只是牢牢掌握某些大客戶來銷售正版產品，无视侵權人小規模的侵權活動 要嚴謹地執行打假活動來對付上述三類侵權人或會消耗IP擁有人的精力、勞力和金錢。因此，IP擁有人亦不願投入太多的資源來對付上述的侵權人。這狹義的決定是很容易理解的。 從下文，筆者想帶出一個鐵一般的事實來阐明漠視侵權活動所帶來的嚴重後果： 「在IP擁有人不積極採取打假行動來終止小規模的侵權活動下，生產侵權產品的生產商便能獲得固定的利潤來進一步發展侵權產品。侵權生產商（透過貿易公司）繼而會把侵權產品進一步 推銷給大型的連鎖店。慢慢地，越來越多的大、中、小貿易公司和連鎖店會參與到轉售和銷售侵權產品中。侵權情況將會進一步惡化。更會有一些「醒目」的貿易公司會和另一製造商另行開發 侵權產品的第二版。若不加以制止，「正版產品」、「侵權產品」和「侵權產品的第二版」均會在自由市場競爭下一併消失。」 每年，筆者均會遇到類似這樣的案情，只是每個案情都有各自不同的階段變化而已。以積極的態度和以處之泰然的態度來看待侵權活動的IP擁有人都存在。對積極參與打假活動的IP擁有人，筆者總結 了他們的得著： 1. 在IP擁有人進行初级的打假行動後，侵權人參與侵權活動的數量快速減少。 2. 在進行積極打假活動後，多數曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商會陸陸續續（表面上和／或實質上）停止轉售和銷售侵權產品。 3. 在IP擁有人在根源上起訴生產侵權產品的生產商，並把起訴的事實和成功起訴的結果公告市場之後，曾參與轉售和銷售侵權產品的貿易商和零售商（表面上）接近絕跡。但這並不等於打假的終點。 4. 有些強橫的生產商看見IP擁有人積極採取打假行動來終止貿易商和零售商銷售侵權產品，就把侵權產品進行改造繼而製作出侵權產品第二版。其目的是想透過侵權產品第二版讓貿易公司和零售商繼續銷售其生產的產品。這時，IP擁有人便需「進一步行動」。 5. 所謂「進一步行動」，是指IP擁有人首先要查證侵權產品第二版是否仍然觸犯IP擁有人的知識產權，若果生產商「未夠班」和侵權產品第二版仍屬侵權，IP擁有人便需要借此機會把侵權產品和侵權產品第二版的市場徹底殲滅。IP擁有人這一輪進攻的主要是殲滅侵權生產商的誠信，使得曾向侵權生產商購買過侵權產品或接觸过侵權產品第二版的貿易公司和零售公司終止接貨。 雖然IP擁有人可透過積極和準確的打假行動來打擊侵權活動，甚至是殲滅侵權活動，但他仍需在正版產品的基礎上不斷研究從而制作出正版產品第二版來與其他競爭對手競爭。據經驗，所謂的競爭對 手其實包括上述能從侵權產品中演變出侵權產品第二版（而又不觸犯正版產品的知識產權）的侵權人，他們或會成為IP擁有人的頭號競爭對手。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 筆者從事知識產權註冊和訴訟20 多年，曾經直接或間接處理過的案件超過萬宗。當中有較簡單的案件，亦有複雜的案件。過去一年中，平均每月也會遇到兩至三宗存在或潛有利益矛盾的案件，對這些有利益矛盾的案件，筆者會拒絕查詢客戶。 「利益矛盾」問題在知識產權案件出現的機會比其他案件要高。在接獲客戶查詢後，律師行有責任進行「利益矛盾」調查。若果發覺查詢客戶的針對對像是律師行的前客戶， 或有關的案件與律師行已展開的案件存在利益矛盾時，律師行必須拒絕接受查詢客戶。不然，律師行或會面臨律師會的嚴厲處分。那麼何謂「利益矛盾」呢？ 利益矛盾會出現於（但不只限於）以下情況： 第一種情況，在查詢人案件中： (a) 答辯人是律師行的現有或過去的客戶 (b) 律師行於曾經代表的客戶的檔案中獲得某些資料 (c) 該資料會對曾經代表的客戶不利 筆者想透過本文與讀者分享在這種情況下律師行如何分辯案情有否「利益矛盾」和應否受理該查詢案件。為方便說明，筆者以以下例子探討此問題： 「客戶A想給與律師行指示發出警告信給B。剛巧，B正是律師行兩年前在的一宗註冊商標案件的客戶（客戶B）」 對以上例子，筆者提供以下意見來處理潛在的「利益矛盾」問題： 1. 律師行應在決定是否接受客戶A的案件前進行一「矛盾調查」（即Conflict search）。透過「矛盾調查」，律師行便不難發覺客戶A的案件對像是客戶B。 2. 雖然在客戶A 的案件中的對像是客戶B，但這並不等於「利益矛盾」的存在。所以律師行還應翻查檔案查察究竟在兩年前代表過的客戶B的案件中有否擁有任何關於客戶B的資料，而該資料是會在客戶A案件中使用。 3. 若果該資料使用在客戶A案件中會對客戶B不利，律師行必須拒絕接受客戶A的案件。 上述處理「利益矛盾」的方法是從狹義的角度來進行。在現實中，多數的律師行則以商業角度加以上述狹義的角度來看待「利益矛盾」和「潛在利益矛盾」的問題。 第二種情況，查詢客戶的案件正正是律師樓在案件中的答辯人。無論該案件是申請註冊商標、專利和／或外觀，抑或是訴訟前處理警告事宜，甚至是法庭上的訴訟，情況都一樣。 至於第二種情況則較易理解。簡而言之，第二種情況出現於同一案件和／或申請中，律師行不能同時代表控方和辯方。 但是，在以下情況，即使有明顯的「利益矛盾」下，律師行一樣可以代表同案中的「控方」和「辯方」。這情況是： 「控方和辯方均同意同一律師樓辦理案件。」 這種情況較學術性，因為並沒有同一案中的原告和被告會委託同一律師行辦理。但在註冊知識產權方面，這情況亦常出現。 在違反「利益矛盾」問題上，律師會會扮演一公平和公正的角色來確保或盡量確保客戶的權益。

本文章由 江炳滔律師事務所 提供 侵犯註冊商標—《商標條例》559 章第18（1）條 在沒有得到註冊商標持有人同意下，兜售或在業務中藏有和銷售載有其註冊商標的産品極有可能已因觸犯《商標條例》559 章第18 條和《商品說明條例》362 章第9 條而分別蒙上民事和刑事責任。 當註冊商標擁有人（「擁有人」）發現侵權行為時，首先他可向侵權人發出強烈警告信，要求侵權人同意以下訴求: 1. 即時停止兜售、藏有和銷售侵權產品 2. 承諾以後不再兜售、藏有和銷售任何載有該註冊商標的侵權產品 3. 簽署一份承諾書，當中要求侵權人除同意上述兩事項外，還需將侵權產品餘貨上繳至擁有人、並提供侵權產品供應者身份和賠償合理的損失和費用 在兵抓賊的慣常規律下，侵權人會嘗試避免賠償擁有人損失和費用。他們往往會先妥協上述1 和上述2，這會令擁有人如「老鼠拉龜」無從下手，有些擁有人甚至放棄追索侵權人金錢的賠償。 若果擁有人要繼續向侵權人追索其餘的訴求，他需考慮以訴訟為理由來進攻侵權人，包括發出「告票」草稿給侵權人。在這第二輪的進攻下，會有一定的侵權人因膽怯而向擁有人妥協，藉此簽署承諾書和作出賠償。   起訴侵權人 若果擁有人仍不滿意上述第一和第二輪進攻的結果，他可考慮終極武器——於法庭起訴侵權人。透過起訴，擁有人入稟香港高等法院告票正式起訴侵權人。通常擁有人會向法庭索取以下命令: 1. 永久禁制令 2. 披露命令 3. 送達命令 4. 損失命令 5. 訟費命令   《商標條例》559章第18（1）條 若果侵權人使用擁有人一模一樣的註冊商標和於擁有人註冊的類別和產品上使用註冊商標，擁有人更可透過簡易程序來起訴侵權人，並在起訴後兩三個月內取勝。 但若果侵權人使用的商標只是相似擁有人的註冊商標，或使用擁有人一模一樣的商標於類似擁有人註冊的類別和貨品上，擁有人是需向法庭引證「公眾或會被混淆」。這時，簡易程序便未必可使用。   打假聲譽 除了永久禁制侵權人使用註冊商標和向侵權人追討損失和訟費外，起訴侵權人在實際上亦可為擁有人帶來一定程度的「打假聲譽」。 根據筆者經驗，擁有人起訴侵權人的事實會很快傳遍侵權人的行業。如果擁有人覺得傳播的速度緩慢，他亦可自行向外發放「嚴正聲明」，對外公開訴訟事實和戰果。擁有人還可在將來發出的警告信內提及他曾起訴侵權人和獲得法庭勝訴的事實。 因此，訴訟是企業「發出警告信」後更有力和更持久的打假武器。