以下商標註冊議題不單止是企業，而且還是眾多商標代理的棘手問題:-
「當企業要在中國申請一個商標註冊時，它應把企業商標申請於指定類別（Class）的某一產品上還是該類別的所有產品上呢?」
面對上述問題，多數的商標代理會以以下學術角度來向企業講解：即使企業將商標成功註冊於一些從來未使用過的產品上，只要企業在成功註冊後連續三年內不使用註冊商標於該貨品上，第三者便可向「中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局」（「商標局」）申請取消該有關註冊商標。
在現實中亦有為數不少成功取消註冊商標的案例。言則，企業是否在申請中國商標註冊時只把商標申請註冊於企業現時所使用的產品上呢？筆者想向讀者提供以下一個實務的建議。
「搶註」在中國是常見的
筆者想帶大家先把上述問題集中於「中國」這獨特的國家上，然後再從第三者「搶註」入手探討上述問題。
當企業把企業商標在某類別 (例如: 25) 和該類別的某一產品 (例如: 鞋) 上成功註冊，若有第三者再作商標申請於企業同一類別和同一產品上，該第三者的申請必然會被商標局拒絕。這是因為在審核時，商標局必會發現企業的註冊商標，從而去信第三者並反對申請。
商標局的反應
但倘若第三者在中國申請的商標註冊雖與企業同一類別但不同的產品上 (「同類別不同產品」) ，那企業就麻煩了。
據經驗，若第三者在中國作同類別但不同產品的商標申請，「商標局」多數 (十居其九) 都會批核申請。這正是因為企業並沒有把商標註冊於同一類別的其他產品上。
企業要擔心
一旦第三者在上述情況搶注成功，企業絕對需要擔心。雖然企業還未有使用註冊商標於第三者所註冊的產品上，但只要有人在企業未授權下使用企業商標，企業都不會高興，更莫說有人竟把企業商標成功註冊了。事實上，麻煩更會衝著企業接踵而來。
試想若企業使用註冊商標於註冊成功的鞋類產品上，但有第三者又能合法地使用同樣的註冊商標於衣服上，企業必然「火遮眼」。在此情景下，多數 (如果不是全部的) 企業也會有以下的立場 :-
「企業勢必要把第三者搶註的註冊商標取消」
企業要面對的技術問題
但企業要取消搶註商標未必會成功。尤其是當企業從來未使用過註冊商標於未使用過的產品上時，因企業根本未有聲譽於未使用過的產品上。那企業取消第三者的搶註便有可能遭遇「滑鐵盧」的慘劇。最後企業在無奈下只有賠償第三者最想要的「贖金」。
從上述所說，筆者建議企業應考慮以下2項措施來處理在中國獨特的商標保護現狀:-
- 企業應考慮在中國申請商標註冊時在同一類別盡多的產品上作出申請、和
- 企業應考慮進行保護企業商標的措施－定期監察商標註冊申請－來避免第三者搶註成功。
江炳滔律師事務所
2015年2月9日
